【走出去智庫】海外并購知識產權的實操路徑

編者按｜通過並購，獲取具備全球優勢的海外專有技術、品牌和渠道等知識產權，已經成為中國企業海外並購的重要標的。

在海外並購知識產權，其優勢至少有以下兩點：其一，並購比從外部購買這些知識產權的交易成本低；其二，市場需求時不我待，知識產權並購是進入目標領域和目標市場的快速戰略。

《中國制造2025》綱要檔案明確鼓勵中國企業開展跨國知識產權許可。不過，知識產權海外並購的風險高難度大，特別考手藝。中倫律師事務所合伙人顧萍律師撰文支招：應分三步走，每一步都有關鍵落腳點。顧律師曾代理多家國內外知名企業知識產權訴訟，實戰經驗豐富。

文章要點

1、知識產權並購風險主要包括並購前調查、並購中管理和並購后整合。

2、並購海外企業，要注意目標公司簽署的知識產權許可等協議，是否違反反壟斷法等相關法規。

3、並購目標公司以后，應當定期展開專利稽核，清理不必要的專利，減輕負擔。

文章全文

文/顧萍，中倫律師事務所合伙人

知識產權（ip）作為企業搶占競爭優勢的關鍵性資源，已經成為中國企業開展海外並購活動的重要標的。然而，涉及知識產權的海外並購是一個十分復雜且高風險的過程，即便是大型跨國公司也曾出現過失誤，比如蘋果公司購買唯冠公司ipad商標。

基於知識產權獲取的並購活動，包括並購前、並購中和並購后三個階段中知識產權並購風險的準確甄別，最大化獲取和保護企業自身權益為目標，可以有效實現知識產權轉移、重組和價值創造。

並購前調查

相關性與協同性調查

本項調查的目的是明確目標知識產權和企業現有資產的相關性與互補性，幫助中國企業制定海外並購戰略。

在基於知識產權的並購戰略制定中，首先要解決的就是並購意圖，也就是需要確定何種原因或者目標，促使並購者基於知識產權進行並購。並購意圖的確定，有助於確定並購目標的選擇標準。

實踐操作中，要進行海外並購的中國企業向外部律師咨詢之前，會有自己的目標與期望，調查人員最好與企業充分溝通，以便有針對性的進行下一步的知識產權盡職調查。

一般來說，基於知識產權的並購意圖，可能是因為從外部獲取知識產權的交易成本過大，需要通過並購的形式從內部獲取知識產權。

如專利技術的外部交易成本過高，或者內部創新的成本較高或者風險較大等，通過並購擁有與並購者發展戰略相匹配的知識產權資源的目標公司，從而實現內部的知識產權獲取或轉移。

也可能是基於海外市場開拓的需要，通過並購海外擁有一定知名度的品牌及其營銷渠道，即獲取商標及附著於商標資產之上的市場資源，從而實現海外市場的快速開拓。

當然，還有一種比較常見的情況就是市場需求時不我待，知識產權並購無疑是迅速獲取所需資源，進入目標領域和目標市場的快速戰略。

在基於知識產權的並購目標選擇中，一般要綜合考慮如下因素：

1、看重目標公司何種類型的知識產權，是專利技術、商標還是商業秘密，或者是把其中的幾種要素同時作為考慮的標準。

2、根據自己的公司並購戰略選擇特定類型的目標公司，一般來說，如果以專利技術為並購的關鍵要素，往往會選擇小型創新性公司作為目標公司；如果是以商標為並購的關鍵要素，往往會選擇大型高知名度公司作為目標公司。

基於知識產權的並購交易取得成功，依賴於並購者如何有效地評價並購目標的價值和潛在的知識產權協同效應。搜集廣泛的、準確的、必要的資訊對成功並購起到了關鍵的作用。

應該說，基於知識產權的並購是企業基於資源觀點的發展，並購者必須了解目標公司是否擁有有價值的知識產權資產。且這些有價值的知識產權資產的價值性，必須強調其與並購者的發展戰略，無論是技術開發戰略還是市場拓展戰略的需要相匹配。

也就是說，在進行資訊的搜集和篩選時，必須注重目標公司的知識產權資產與並購者之間的適配性和互補性。北京市知識產權局發布的企業海外知識產權預警指導規程中有具體的指導。

綜合分析上述所有因素，基本可以確定目標公司和目標知識產權。根據並購目標公司的不同分為橫向、縱向並購兩種形式。

橫向並購包括並購競爭對手的專利、商標，形成正向的協同效應；也包括用防御性的規則弱化競爭對手的ip應用，建立自身專利、商標的市場影響；縱向並購主要目的是延長產業鏈，優化產業版面，提升產業整合程度。

盡職調查

隨著知識產權的相關交易在公司並購中的比重越來越大，甚至成為一些企業收購的核心目標，有關知識產權法律風險的意識和評估愈發重要，其對於商業目標實現的戰略意義也愈發凸顯。

涉及知識產權的公司並購在法律上必然導致知識產權權屬的轉移。知識產權作為無形資產，其轉移涉及到的法律問題相較於傳統實物資產的轉移更為復雜。

比如，在先權利的審核，轉移的程式性管理，權利價值的確認等，在交易前后均存在著諸多的不確定性和糾紛隱患。

並購目標越明確，調查的針對性就越強，實現並購目標的可能性也就越大。

如果並購方的首要目標是獲得被收購方的骨干員工和技術秘密，那么需要對員工情況進行重點調查，比如員工是否都簽署了保密協議，是否約定了發明創造成果所有權的歸屬，哪些是骨干員工，已使用哪些激勵方法來激勵骨干員工，骨干員工是否愿意留下來繼續為並購方工作，是否有競業限制條款防止骨干員工離職后使用保密資訊從而損害目標公司利益。

如果並購方的首要目標是獲得關鍵技術，那么調查重點將集中在技術相關的方面，比如目標公司采用哪些措施來保護關鍵技術，是否開展了適當步驟來保護知識產權，關鍵技術的實施及其產品是否侵犯第三方知識產權，並購方是否可以先獲得技術許可（即便並購仍在談判中）。

如果並購方首要目標是通過並購獲得馳名或新興的品牌，從而進入一個新市場或者擴大市場份額，那么調查的重點則在於目標公司的品牌是否獲得了全面的權利保護。

有針對性的調查之外，在公司並購中需要重點關注的知識產權法律風險主要有以下四種：

1、所有權權屬瑕疵風險

公司並購如果涉及到知識產權的權屬轉移，首先要審查的是該知識產權的權屬問題。如果權屬存在瑕疵將直接導致收購失敗。

為了識別所有權權屬瑕疵風險，通常需要全面審查目標公司簽署的與知識產權相關的合同，包括許可協議、銷售合同、供貨訂單、代理協議、協議、員工職務發明協議、知識產權質押貸款協議等。

一般來說，目標企業使用的知識產權可能存在三種所有權形式：企業所有的知識產權、與他人共有的知識產權、以及第三方（雇員、獨立合同方或其他第三方）所有的知識產權。在后兩種情況下，知識產權的權屬瑕疵風險較大，應予以注意。

共同所有

一般而言，知識產權的共有人之間的權利和義務采取約定優先的原則。在公司並購中，如果目標企業存在共同所有的知識產權，需要審查該知識產權按約定或規定是否需要共同所有人全部同意方可轉移。

因此，需要仔細審查共同所有權的內容，例如，各方的許可權限、知識產權轉移的條件、對知識產權有效性的維持以及侵權發生時的救濟方式等約定。

如果被收購或者被並購的目標企業的知識產權在美國，交易時要特別注意。因為美國的專利權共有人不需要通知其他共有人就可以單獨處分共有專利，並且收益無需與其他共有人分享。

雇員所有

如果目標企業的雇傭合同明確規定，專利發明歸雇員所有，該企業就不是該項專利的所有權人。因此，應當仔細審查目標企業相關勞動合同中對於發明創造的專利權的約定條款，以確定專利權的權屬狀況，查明是否需要補償以及如何補償相關的雇員發明人。

獨立合同方所有

如果目標企業所使用的專利技術或其他知識產權，是由獨立合同方在幫助企業設計和研發產品過程中做出的，在確定該等知識產權的權屬時，應仔細審查相關的獨立合同（如委派開發合同）中對研發過程中的知識產權權屬的規定。

其他第三方所有

如果目標企業所使用的知識產權來自於第三方，在並購時必須認真審查相關的使用許可合同，查明許可種類，以及合同中是否存在被許可人可以對許可技術進行修改的約定，是否存在對二次開發的權利歸屬的約定，是否存在控制權變更條款。

因此，公司並購中的知識產權權屬瑕疵風險主要來自於相關的合同風險，以及相關國家的知識產權法律衝突（如果存在）。在並購過程中，應仔細審查和評估所涉知識產權的性質，區別所有權與使用權。

2、地域性風險

知識產權具有嚴格的地域性，是公司並購中的一個重要風險源。知識產權的地域性意味著，按照一個國家或地區的法律產生的知識產權，只在該國家或地區范圍內有效。同一項技術可以在很多國家或地區取得專利，同一個商標也可以在很多國家或地區注冊。

因此，大型跨國公司一般都會在很多國家或地區申請專利，所謂“專利圈地”，其產品也會銷售到很多國家或地區，並在其產品銷售地注冊商標。

並購目標企業在某一個國家或地區獲得了技術專利或產品（服務）商標，並不意味著當然獲得該企業在其他國家或地區就同一技術或產品的專利權或商標權。

如果公司的戰略目標是多地區甚至全球范圍內的專利或商標，就必須審查該專利或商標在哪些國家或地區已獲得權屬。

需要說明的是，就商標國際注冊而言，只需向歐盟商標注冊局遞交一份單一申請就可能在所有成員國擁有注冊商標。同樣，向世界知識產權組織（wipo）遞交一份單一申請就可能獲得全球范圍的商標注冊。

就國際專利申請而言，按照專利合作條約（pct），在任何一個pct成員方提出的一項專利申請，可以視為在指定的其他成員方同時提出了申請。這取決於申請人的發展選擇、戰略需要和付費能力。

知識產權地域性特點決定了海外並購中目標所在國知識產權律師的介入必要性。

3、時間性風險

知識產權具有嚴格的權利保護期限。超出這一界限，法律對於相應的知識產權不再給予壟斷性保護。

在公司並購過程中，應當確定所要收購的知識產權是否在法律保護的有限期限內以及其有效期限至何時為止，是否可以續展以及如何續展，是否存在障礙和續展的費用等。轉讓方是否按時繳付了專利的年費，專利是否仍然有效，商標是否還在保護期內。

以上直接決定了該項知識產權保護的范圍和強度，並且會對收購價格的形成產生影響。

4、訴訟或無效爭議風險

在並購前，應評估目標公司近五年內作為原告或被告參與的、已結案的或正在審理的訴訟案件情況，包括調查案件性質、訴訟法律關係和結案情況，以了解目標公司知識產權經營管理的狀況和基礎。

如果目標公司知識產權的所有權或/和有效性被第三方提出法律質疑，收購方應當分析其中的爭議焦點和可能的結果，尤其是目標公司可能要承擔的責任的大小、其對目標公司知識產權的影響、以及對收購方購買、運營所涉知識產權會造成何種影響。

對於目標公司涉及的國際專利訴訟，應當對原告的具體訴訟目的進行分析，是為了確定權屬，或是迫使目標公司與之商談許可事宜，或是通過訴訟或的高額賠償等等，從而進一步評估並購中的知識產權法律風險的強弱。

此外，收購方還應當調查和評估目標公司正在申請、審查過程中的知識產權狀況。例如，馳名商標的申請與認定情況，發明專利的申請與審查情況等。通過調查官方的審查意見、目標公司的答辯意見和利益相關人的質疑意見，查明可能存在的知識產權爭議風險。

對於上述四種法律風險的評估主要通過知識產權盡職調查完成。

公司應首先確定目標企業的目標知識產權，然后選擇交易方式（資產收購或者股權收購）。第三步應確定交易中具有實質意義的知識產權，審查該知識產權的相關材料，注重評測上述四種可能的法律風險。最後方能確定並購價格，基於盡職調查的結果制定最終的並購方案。

法律調查

知識產權法律調查主要是對目標企業所在國與並購有關的法律法規進行調查，包括所在國的各項法律規制、技術進出口管制條例、和各類涉及安全的審查與調查程式等，同時還需要關注法律法規未涉足的風險，以及法律未禁止規定和政策穩定性、連續性等問題。

以美國為例，美國商務部公布的管制清單規定航空發動機、先進導航系統、激光器、水下攝像機及推進器等多個大類的美國高科技產品及其技術不得對中國出口。

美國的這種出口管制有一整套體系，其商務部通過《出口管制條例》（export administration regulations，ear）高科技技術進行管制；而國務院則通過《國際管制武器條例》（internationaltraffic in arm regulations）對軍事方面的技術進行管制。

拿管制民用技術的《出口管制條例》來說，為確保國家安全，美國商務部耗費巨資制定了一套嚴密的出口管制條例。通過數千頁精心設計的檔案、數據和制度，從流程、分類、法制、國別將個人和組織的出口行為和所涉及到美國原產地、美國知識產權的技術和產品都納入了管制范圍。

需要特別注意管制條例中的出口（export）不僅包括傳統意義的出口活動，而且還包括在美國國內把美國的技術轉移給外國人的行為，即“deemedexports”。

此外，從權利主體看，目前有不少專利技術在其發明創造過程中，往往有很深的政府資助背景，在接受資助時往往需要同意具體的國家安全控制，這些專利的對外許可和轉讓就會受到技術資助開發協議和國家相關部門的審查和許可。

所以中國企業海外並購外國企業的過程中是否能成功獲得其先進的技術，並購方（中方）的知識產權盡職調查中，必須要重視研究目標企業所在國的的出口管制條例對國際並購交易產生的影響。

在並購中，企業要詳細排查相關協議和相關法律、政策，具體到該主體所在的地方法規、政策等，排除所有轉讓限制。同時也需要注意目標企業已有的知識產權許可等協議是否存在違反法律的風險。

中國企業並購海外企業中，尤其要注意目標公司簽署的知識產權許可等協議，是否違反所適用的反壟斷法等相關法規。

比如限制研發改進，限制購買競爭技術，限制被許可方購買非必需的技術、原材料、產品、設備、服務以及接收非必需的人員限制被許可方實施技術生產產品或者服務的數量、品種、價格、銷售渠道和出口市場限制被許可方購買原材料，產品及設備的渠道或者來源，禁止知識產權接受方對合同標的技術知識產權的有效性提出異議等。

這些條款都是明顯違法無效的，一旦發生訴訟勢必會直接損害並購方中國企業的利益。

並購中管理

並購中管理是知識產權並購過程中的重要內容之一，主要涉及並購談判、並購交易條款的確定、並購價格的確定等。

談判和準備收購協議

完成知識產權盡職調查后，知識產權律師在隨后的知識產權談判中，還需要進一步確定知識產權的交易結構，準備收購協議中相關的知識產權交易條款，確保交易安全。

當出賣方僅出賣部分業務，而不是公司全部時，應與目標企業商談知識產權的交易結構，明確出售部分的知識產權與不出售業務部分知識產權，確認收購方所獲知識產權的權利范圍和使用方式，以及目標企業仍繼續使用的知識產權的權利范圍和使用方式。

在收購協議條款中必須包含目標公司對知識產權的陳述和保證。陳述和保證設計、撰寫得越嚴密、越周全就越有利於購買者。只有經過盡職調查，才能有針對性地設計陳述和保證，保證購買者獲得期望的知識產權。陳述和保證雖然不能對抗第三方，但能夠敦促目標公司履行承諾。

但僅僅依靠陳述和保證，依靠對權利的聲明和放棄遠遠不夠。在中國的知識產權法律體系下，專利和商標的轉讓必須經過知識產權局和商標局的批準后才生效，專利和商標的許可合同也是經過備案后才能對抗第三人。

版權的轉讓雖然無需版權局批準，但經過版權保護中心登記變更版權所有人並公告后的公信力才會更強，權利的法律狀態才會更穩定。

所以在知識產權談判並準備收購協議時，務必把知識產權轉讓合同的生效或許可合同的備案作為整個交易的前提條件之一，或者至少需要明確約定轉讓方在轉讓備案、登記、變更等程式中提供必要協助的義務。

目前實務界比較常用的辦法是，在簽訂轉讓協議的同時，就轉讓后續需要完成的官方事項，提前做出安排，一次性簽署所有需要簽署的檔案。

並購價格

並購價格決定於目標公司所擁有的知識產權資源量，包括數量和質量。

基於知識產權的並購中，並購價格往往是溢價交易，雖然溢價交易與並購是否為並購者創造價值之間沒有明顯的相關性，但從並購績效的角度，並購者必須考慮並購后所獲得的知識產權能產生的預期協同的當前價值大於支付溢價。

並購價格的確定往往是一個談判問題，但在雙方認可的情況下，也可以參考第三方評估機構的評估價格。

並購方為了了解擬受讓知識產權的市場價值，也可以自行聘請國內有資質的無形資產評估機構進行價值評估，不過目前的現實情況是國內知識產權評估制度正處於形成階段，評估中的技術問題、評估的可操作性等基本問題還有待解決。

針對知識產權的特殊性，還應當從評估方法的應用、評估標準的完善、折現率的選取、必要資訊的披露等方面做出努力，以期知識產權評估日漸規範化和科學化。

並購后整合

並購后的知識產權整合戰略，實質上是目標公司與並購者之間的知識產權資源轉移及價值創造過程。中國企業海外並購完成以后，應根據企業自身的發展戰略與並購目標，進行對並購企業的整合並且不斷完善知識產權管理制度。

並購后的企業整合方式主要有三種：

吸收整合：在這種整合方法下，被並購公司的組織完全融入並購公司中，隨著組織的轉移，目標公司所擁有的知識產權資源也隨之轉移到並購公司中，與並購者之間的知識產權資源形成互補優勢，從而創造可持續的競爭優勢。多用於以商業秘密的獲取為目標的並購。

控制整合：在控制型整合中，並購者與被並購者的戰略依賴性不強，組織獨立性也不強。通常情況下，由於這種不強的依賴性和獨立性，導致目標公司的組織可能很難真正融入並購公司中。

那么，並購者的知識產權資源也因此喪失了其市場作用，包括其在並購前對並購者造成的威脅。一般來說，以掃除技術研發和產品創新中的專利阻礙或者市場開拓中的商標障礙為並購意圖的並購比較適合采用這種整合方法，從而消除其對並購者可能存在阻礙。

如大量的小型創業型創新公司，由於擁有阻礙大公司發展的障礙專利而可能被並購，並購后的整合往往采取控制型的整合方法。

共生整合：並購者與被並購者之間的戰略依賴度較強。同時，兩者的組織獨立性也要求較強。這就使得各自所擁有的知識產權資源依然在不同的組織中進行運作，只是在不斷的組織協調過程中發生知識產權資源的優化設定和融合，從而慢慢實現知識產權資源的轉移和價值創造的過程。

還有在原有的技術基礎上進行相關產品的新開發或者新市場的開發，如海外市場的開拓中，為了獲取新的研發資源或者市場資源，進行的以獲取專利技術或者商標為並購意圖的並購活動，適合於此種並購整合方法。

此外，海外並購后還需要對知識產權進行監測和預警，具體包括三個部分：

維護及續展：針對商標問題，需要根據東道國法律要求及時做好日常維護（交納維護費用等）、續展工作及其他當局要求的工作，防止被取消。以商標問題為例，通常東道國可能會規定在三年內不使用會面臨被取消的風險。

侵權監控：如果發現涉嫌侵權行為，要及時通過當地行政及司法救濟手段，對相關知識產權進行有效保護。

侵權預警：可參考北京市知識產權局制定的《企業海外知識產權預警指導規程》、深圳知識產權局制定的《企業知識產權海外維權指引》，建立和完善預警機制。

最後，並購后還應該定期開展專利稽核，大企業在知識產權方面的支出越來越成為公司財務的重要負擔。

據統計，跨國公司從獲得一項專利開始，到專利超過有效期失效為止一般花費是25萬～50萬美元。一家有上百件專利的公司，專利的維護費用巨大。

然而，仔細分析並購的專利資產組合會發現大量是不必要的“垃圾”專利，大部分公司擁有的上千個專利都有很大的刪除空間。為此，專利稽核的價值和意義顯得格外突出。

美國陶氏化學公司通過專利稽核，減少了1.3萬項專利，立即節省了將近5000萬美元的許可費用和稅款。中國企業海外並購目標公司以后，也應當定期展開專利稽核，清理不必要的專利，減輕企業負擔。

作者簡介

顧萍，中倫律師事務所合伙人，美國法律博士，曾在美國執業8年，先后在兩家美國知名律所從事知識產權業務，業務范圍涉及專利訴訟、專利申請、商標、版權及許可談判等。

顧萍律師曾代理ibm、富士通、美聯銀行、愛立信和索尼愛立等客戶在美國國際貿易委員會（itc）及各聯邦法院及進行了共20 個337訴訟調查和專利訴訟。同時在中國的知識產權訴訟、申請、交易業務方面有豐富經驗，代表性客戶包括微軟、亞馬遜、高通等，另外也代理涉及知識產權的反壟斷訴訟及反壟斷政府調查。